특허권침해금지가처분소송

제2장 특허권침해금지가처분소송 //

제1절 의의 및 성질

1. 의의

특허권침해금지가처분이란 특허권에 기한 금지청구권(특허법 126조)을 피보전권리로 하여 채무자의

침해행위의 금지를 구하는 가처분이다.

특허권에 관한 보전소송 중에는 일반 금전채권을 피보전권리로 하여 무체재산권인 채무자의 특허권에

대한 가압류를 구하거나, 특허권에 관한 이전등록청구권 또는 말소등록청구권을 피보전권리로 하여 채무자의 특허권에 대한 처분금지를 구하는 가처분도

있으나, 이는 통상의 가압류, 가처분과 특별히 달리 취급할 필요가 없다. 따라서 특허권에 관한 보전소송 중 실무상 가장 문제가 되고 중요한

위치를 차지하는 것은 특허권침해금지가처분이다.

실용신안권, 의장권, 상표권, 저작권, 부정경쟁행위 및 영업비밀 등 다른 지적재산권에 관한

침해금지가처분도 특허권침해금지가처분과 기본적으로 같은 성질의 것이므로 이에 준하여 처리하면 될 것이다(다만, 영업비밀침해금지가처분,

저작권침해금지가처분에 특유한 몇 가지 점에 관하여는 항목을 달리 하여 뒤에서 따로 보기로 한다).

2. 성질

특허권침해금지가처분은 특허권을 침해하거나 침해할 우려가 있는 자에게 본안판결에서 명하게 될

금지청구권에 기한 침해금지의 부작위의무를 미리 부과하는 점에서 민사집행법상 임시의 지위를 정하기 위한 가처분에 속하며, 가처분에서 명하는

부작위의무가 본안소송에서 명할 부작위의무와 내용상 일치하는 이른바 만족적 가처분에 속한다.

이러한 가처분 신청이 받아들여지면 채무자는 본안판결을 받기도 전에 계쟁 물

품의 생산, 사용, 양도 등 경제활동을 전면적으로 금지당하는 결과가 되어 치명적인 손해를 입게

될 우려가 있는 반면, 가처분 신청이 배척되면 많은 연구개발비를 투입하여 특허발명을 이루어낸 채권자가 특허법이 규정하는 제한된 보호기간 동안의

독점적 실시권마저 보장받지 못하는 붙이익을 입게 되고, 발명의 보호 장려를 통하여 기술발전을 도모하고 산업발전을 촉진시키고자 하는 특허보호제도를

유명무실하게 할 우려가 있다.

이와 같이 특허권침해금지가처분 신청사건은 당사자의 이해관계 등에 미치는 영향이 지대하므로

실무상 서면심리만으로 결정하는 경우는 생각하기 어렵고, 통상 심문이나 변론 등 신중한 심리절차를 거쳐 결정하게 된다.

보전소송의 본안화 현상은 특허권 등 지적재산권침해 가처분사건에서 더욱 뚜렷한 경향을 보이고

있다. 특허권침해금지가처분의 인용 여부가 당사자들에게 결정적인 영향을 미치므로 가처분 사건의 심리에 공격, 방어방법을 집중하게 되어 심리가

본안소송 못지 않게 장기화되는 경우가 많고,33) 가처분 사건의 결론이 나면 그대로 분쟁이 종결되는 경우가 많다.

제2절 관할 99

특허권침해금지가처분 관할

제3절 당사자

1. 가처분채권자

특허법 제126조 제1항은 특허권자 및 전용실시권자에 대하여 침해금지청구권을 인정하고 있다.

가. 특허권자

(1) 특허권은 특허등록원부상의 설정등록에 의하여 비로소 발생하므로(특허법 제87조 제1항),

실질적인 특허권자라 하더라도 등록명의인이 아닌 이상 침해금지가처분신청을 제기할 수는 없고(서울민사지법 1994. 12. 23. 선고

93가합50180 판결), 채권자의 특허출원에 대하여 출원공개를 하였다고 하더라도 침해금지청구권을 갖게 되는 것은 아닌바, 위와 같은 지위에

있는 채권자가 한 신청에 대하여 심문기일을 지정할 경우 간혹 채무자가 특허의 유·무효 여부에 대하여 다투게 되고 이로 인하여 불필요한 시간과

비용의 낭비를 초래할 우려가 있으며, 법원 입장에서도 불필요한 노력을 들이게 되는 것은 마찬가지이므로 채권자 명의로 특허등록이 마쳐졌다는

소명자료를 제출하도록 보정명령을 발령한 뒤 심문절차를 거치지 아니하고 기각하는 것이 바람직하다고 본다(민사집행법 제304조에 임시의 지위를

정하기 위한 가처분의 재판에는 변론기일 또는 채무자가 참석할 수 있는 심문기일을 필수적으로 열도록 되어 있어, 심문절차 없이 신청을 각하 또는

기각할 수 있는지 여부에 대하여 견해의 대립이 있으나, 위 규정은 임시의 지위를 정하기 위한 가처분의 성질상 채무자로 하여금 진술의 기회 등

절차의 보장 없이 불의의 타격을 받는 일이 없도록 하려는 취지이므로 가처분을 인용하는 경우에만 그러한 것이고, 가처분을 각하하거나 기각하는

경우에는 적용되지 않는다는 것이 실무의 대체적인 견해이다).

(2) 2인 이상의 공동발명자는 특허권을 공유하고, 다른 공유자의 동의 없이 자

신의 지분을 타에 양도할 수 없으며, 특허심판은 필수적 공동소송의 법리에 따라 전원이 공동으로

하여야 한다(특허법 제33조 제2항, 제99조 제2항, 제139조 제3항). 그러나 침해금지가처분은 특허권의 현상을 유지하고 그 훼손을 방지하는

보존행위에 해당하므로 공유자 중 1인이 단독으로 할 수 있다.

(3) 특허권자가 특허발명의 전부에 관한 전용실시권을 설정한 경우에 침해금지청구권을 그대로

보유하는지 여부가 문제된다. 이에 대하여 특허권자가 특허발명의 독점적 실시권을 전용실시권자에게 넘긴 이상 자신은 당해 특허발명을 실시할 수

없으므로 이에 따라 특허권침해금지청구권도 상실한다고 보는 부정설도 있으나, 통설은 특허권자가 특허발명의 전부에 관한 전용실시권을 설정한 결과

현재 발명을 실시할 수 없다 하더라도 특허권에는 절대성·탄력성이 있어 일정한 기간이 경과하면 그 본연의 독점적 실시권을 회복할 것이므로

특허권자는 침해금지청구권을 그대로 보유한다고 보아 긍정설을 취한다.

나. 전용실시권자

(1) 전용실시권은 특허발명을 독점적·배타적으로 실시하는 물권 유사의 권리이므로, 그 보유자는

특허권침해금지청구권을 갖는다. 전용실시권은 특허등록원부상의 설정등록에 의하여 비로소 발생하므로, 등록명의인이 아닌 자는 특허권침해금지청구권을

행사할 수 없다(특허법 제101조 제1항 제2호).

(2) 특허권이 공유에 속하는 경우에 공유자 중 1인에 의한 전용실시권의 설정은

무효이다(특허법 제99조 제4항). 다만, 특허등록원부상 전용실시권자로 등록되어 있는 자는 공유자 전원의 동의 하에 전용실시권을 취득한 것으로

추정된다.

다. 통상실시권자

통상실시권자에 대하여 침해금지청구권을 인정할 수 있는지에 관하여는 제1장 제3절 1.의 가.의

(1)의 (나)에서 살폈다.

2. 가처분채무자

침해금지가처분의 상대방은 특허권을 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자이다(특허법 제126조

제1항).

가. 특허권침해자

(1) 의의

특허권침해라 함은 제3자가 정당한 권원 없이 업으로서 타인의 특허권에 속하는 물건 또는 방법의

발명을 실시하는 것을 말한다.

"업으로서"라 함은 사업으로 실시하는 것을 의미하므로 단순히 개인적·가정적 범주에서 실시하는

것은 포함되지 아니한다. 그러나 여기에서의 사업에는 영리사업뿐만 아니라, 공공사업과 같은 비영리사업도 포함된다. 국가나 지방자치단체, 공공기관이

특허권침해금지가처분의 채무자로 되는 경우도 있으나, 뒤에서 보는 바와 같이 공공의 이익에 관련된 경우가 많을 것이기 때문에 특별한 사정이 없는

한 가처분을 인용하기는 쉽지 않을 것이다.

"물건의 발명 실시"라 함은 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는

대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다)을 하는 행위를 의미한다(특허법 제2조 제3호 가.목). 채무자가 물건의 생산에만 사용하는

물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 경우에는 특허권침해로 간주한다(특허법 제127조 제1호 :

간접침해). 물건의 수출·소지 등은 발명의 실시에 해당되지 아니한다.

"방법의 발명 실시"라 함은 그 방법을 사용하는 행위를 의미한다(특허법 제2조 제3호

나.목). 채무자가 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 경우에는

특허권침해로 간주한다(특허법 제127조 제2호 : 간접침해).

"물건을 생산하는 방법의 발명 실시"라 함은 그 방법을 사용하는 행위 및 그 방법에 의하여

생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 의미한다(특허법 제2조 제3호 다.목). 위

발명에 의한 물건이 특허출원 전에 국내에서 공지된 물건이 아닌 때에는 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로

추정한다(특허법 제129조 : 생산방법의 추정).

(2)

실시행위 독립의 원칙

(3) 법인의 대표자

법인이 특허권침해를 한 경우 그 대표자는 법인격 독립의 원칙상 침해금지가처분의 상대방이

아니다. 그러나 대표자가 법인의 실질상 소유자로서 법인의 침해행위와 별도로 그 독립적인 지위에 기하여 특허권침해를 하였다고 볼 특별한 사정이

있는 경우에는 침해금지가처분의 상대방이 될 수 있다.

미국 판례는 법인 임원의 일반적인 감독 또는 고용관계 내에서 법인의 침해행위가 이루어진

것만으로는 특별한 사정이 없는 한 임원 개인의 책임이 별도로 인정되지 않으나, 법인의 임원이 적극적으로 법인의 침해행위를 교사, 방조하거나

개인적으로 침해행위에 가담한 경우에는 법인과 함께 법인 임원 개인도 공동불법행위 책임을 진다고 한다.

(4) 침해설비의 소유자

침해금지청구권에는 침해설비 등 제거청구권이 포함되므로(특허법 제126조 제2항), 채권자가

침해금지가처분을 신청할 때에는 침해설비 등에 대한 집행관 보관형 가처분도 아울러 구할 수 있다.

이 경우 침해설비 등의 소유권이 침해자가 아닌 제3자에게 있는 경우에는 이 부분 신청은

처분권이 없는 자를 상대로 한 것으로서 기각되어야 할 것이나, 채권자로서는 그 제3자를 상대로 아울러 침해금지가처분 신청을 제기한 다음

침해행위에 대한 가담 내지 역할분담을 소명함으로써 구제받을 수 있을 것이다.

나. 특허권침해의 우려가 있는 자

채권자가 침해예방청구권을 피보전권리로 하여 침해금지가처분을 신청한 경우 채무자에게 특허권침해의

우려가 있다는 점을 주장, 소명하여야 한다. 즉, 현재 제조 준비중에 있다거나 계절상품이기 때문에 현재는 생산하지 않지만 계절이 되면 생산을

재개할 것이 확실한 경우, 침해물건을 판매하기 위하여 소지하고 있다거나 판매준비를 위하여 카탈로그를 반포한 경우, 과거에 특허권침해의 경력이

있는 자로서 현재 침해를 위한 준비행위를 하는 경우 등이 소명되는 경우에는 특허권침해의 우려가 있다고 봄이 상당하다.

침해예방청구권을 피보전권리로 하여 현재 연구개발 단계에 있는 채무자를 상대로

특허침해금지가처분을 신청하는 경우도 있으나 물품의 개발완료에 이르기까지는 종국적으로 어떤 물품이 개발될지 알 수 없다고 보아야 할 것이고,

오히려 가처분의 심리과정에서 채무자의 영업비밀을 침해할 우려도 있으므로 위와 같은 신청은 일반적으로 받아들이기 어려울 것이다. 다만,

특허침해물품의 연구개발을 마친 뒤 시제품을 납품업체에 제공하여 성능시험 중이거나, 특허침해물품을 수입하기 위하여 외국의 업체와 접촉 중인 경우

등에는 보전의 필요성을 인정하여야 할 경우가 있다.

3. 소송대리인

가. 변리사

앞서 본안소송의 설명에서 본 바와 마찬가지 이유로 변리사는 특허침해금지가처분의 소송대리인도 될

수 없다고 보아야 한다.

실무상 변리사가 심문 또는 변론기일에 변호사 또는 당사자와 함께 법정의 당사자석이나

소송대리인석에 출석하는 것도 허용하지 아니하고 있고(다만, 기술설명회 기일에서는 변호사인 소송대리인 또는 당사자와 함께 출석한 변리사가 기술에

관한 설명을 하는 것을 허용한다), 변리사가 소송대리인으로 표시된 신청은 심문기일의 지정 없이 각하하고 소송비용은 소송대리인으로 표시된 변리사의

부담으로 한다.

나. 특허관리인

국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니한 재외자의 특허관리인도 수여된 범위 안에서 특허에 관한

모든 절차 및 특허법 또는 특허법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 관한 소송에 대하여 본인을 대리할 수 있을 뿐이므로(특허법 제5조,

실용신안법 제4조, 상표법 제5조, 의장법 제4조) 침해금지가처분소송의 소송대리인이 될 수는 없다.

제4절 신청의 제기

1. 인지의 첩용

신청서에는 금 2,000원의 인지를 붙여야 한다(민사소송등인지법 제9조 제3항 제2호).

2. 신청서의 첨부서류 110

특허권침해금지가처분 첨부서류

3. 신청의 취하

특허권침해금지가처분에 있어서도 다른 보전소송과 마찬가지로 변론절차의 개시 여부와 관계없이

상대방의 동의를 요하지 않고 채권자가 일방적으로 신청을

취하할 수 있다.

제5절 신청의 심리 111

특허권침해금지가처분 심리

제6절 피보전권리 121

특허권침해금지가처분 피보전권리

제7절 보전의 필요성 122

특허권침해금지가처분 보전의 필요성

제8절 신청에 대한 재판 129

특허권침해금지가처분 재판

제9절 가처분의 집행 133

특허권침해금지가처분 집행

제10절 불복 및 구제 135

특허권침해금지가처분 항고·취소

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